许多企业在寻求创新保护时，往往默认要保护专利。可这样却忽略了其他可用、可保护的知识产权，如商业秘密。但商业秘密和专利在一个强大的知识产权组合中是互补的。最佳做法是根据每项创新各自保护的权利、权利的保存和执行方式以及资产的货币化方式，将其作为商业秘密和专利的组合加以保护。
凝聚力强的知识产权战略的最佳做法
一般来说，专利是一种公共资产，具有法律上可执行的排他性，因此，只要支付了可观的费用，而且侵权活动可以被发现，专利就相对容易货币化和保护。相比之下，商业秘密的获取和维护都很便宜，其寿命可能是无限的，只是需要保持信息的保密性。然而，它的可执行性仅限于防止他人通过不正当手段获得。
因此，可以根据专利和商业秘密的优势和劣势来评估每项创新的各个方面，以便为创新的每个方面采用最有价值的战略。以下是利用这两种知识产权战略来保护权利并实现创新价值最大化的指南。
持续的知识产权审查
实施创新组合战略第一步是对创新成果组合进行分类。要建立一个持续的知识产权审查程序，这对于识别可能被商业秘密和/或专利所覆盖的新创新，以及在随后的审计中确定每项资产的地位和对企业的价值，这些都是至关重要的。此外，应鼓励创新者提交他们的创新成果，让他们不必为使用哪种知识产权战略而苦恼。要做到这一点，可以尝试使用带有术语的提交表格，将描述转化为推动该领域发展而进行的任何开发，而不考虑知识产权战略。事实上，在评估和审核组合和/或与创新相关的技术成熟时，你可能最终会改变知识产权战略。与战略无关的提交可以促进创新的收集过程，同时也提供可审计的文件。
选择知识产权战略
任何创新都可以被认为是对该领域问题的解决方案。使用这种解决方案，可以确定创新中最有价值的方面，并确定是否应用为商业秘密战略、专利战略或混合知识产权战略。例如，该问题是否存在于一项技术中并且该创新提供了技术解决方案？（而不是商业解决方案、美学解决方案或心理过程）如果提供了技术解决方案，那么该创新就符合专利条件。
使用这种解决方案，就可以比较容易地确定另一个创新者会在多大程度上尝试解决这个问题，以及使用相同或类似解决方案的可能性。
事实上，专利权与商业秘密权的区别在于，可以对任何制造、使用或销售专利创新的人主张专利权。然而，专利权人只有在知道专利被侵犯的情况下才能主张专利权，即侵权行为可以被发现。因此，制定解决方案时，如果解决方案实施后的可检测性很低，那么这项创新就可能不适合用来申请专利。例如，机器学习模型的内部工作原理隐蔽，检测机器学习模型的特定设计是非常困难甚至是不可能的，因此运用基于机器学习技术的技术方案难以申请专利。所以，特定的模型设计可能更适用于商业秘密战略，而普遍使用的基于机器学习的解决方案可能更适合于专利战略。
技术问题/解决方案也有助于揭示创新被反向工程或他人独立构思的可能性。商业秘密只针对获取商业秘密信息的不正当手段提供保护。但是逆向工程和独立构思是正当方法，因此可能会使商业秘密保护失效。因此，如果解决方案所解决的问题被大家普遍发现，那么竞争者更有可能独立构思出类似的解决方案。此外，如果解决方案的基本原理是容易辨识的，那么该创新可能会被逆向工程。例如，可以被解构的机械装置，部件和电气行为可以被测量的电气装置，或过程与可观察行为密切相关的软件。对创新进行逆向工程或独立构思的可能性越大，商业秘密战略提供的价值就比专利战略少。
使用混合战略
如果选择使用专利战略保护创新的某些方面，同时使用商业秘密战略保护其他方面（也就是选择使用“混合战略”），那么需要先考虑好如何在不泄露商业秘密的情况下描述和主张专利策略。
混合战略的一种策略可能是为商业秘密选择创新，但以更广泛的术语描述专利创新。例如，如果该创新是一种具有特定数量成分的化学配方，那么专利申请可以要求并描述成分的数值范围，包括但不指定确切的数量。同样，当创新是一个特定的人工智能模型时，专利申请可以要求和描述该模型的类型和一般的训练，但不能具体说明商业秘密（隐藏层的设计，参数的特定值，或自定义的优化函数）。
因此，混合的知识产权战略可以通过精心设计专利申请，避免或扩大商业秘密方面的内容，使某一特定创新的知识产权价值最大化。
通过保密实现价值最大化
要采取某些措施以确保商业秘密和专利的权利或潜在权利得到维护。要取得专利，就必须保守商业秘密、避免破坏新颖性的事件。因此，最佳做法包括了对所收集的创新进行保密，特别是在创新收集的过程中。
这些最佳做法可以维护和提高每项商业秘密资产和每项专利资产所产生的权利和价值。必须保守商业秘密，才能从根本上保持价值。专利最终会被公开，但直到专利申请在审查后18个月内公布，或直到专利颁发（如果要求不公布）。保持专利的保密性有助于避免在提交专利申请前发生破坏新颖性的事件，同时在专利申请时保密也能获得类似于商业秘密的价值。
事实上，为了进一步增加专利的价值，可以通过要求不公布专利申请来延长保密期，以有效地消除专利申请在签发前公布的风险。因此，从某种意义上说，对专利申请进行公开的要求可以延长到专利签发之前，而在这之前，可以维持保密状态。
此外，在专利颁发后专利权利才会归属，这可能需要25个月或更长时间，时间取决于审查的进展情况。但可以通过各个国家知识产权局快速审查通道大大缩短从申请到签发的时间。这样可以更早地开始累积专利提供的价值。
加强保密工作的一些简单的措施：
首先，如上所述，定期进行知识产权审计。通过定期审计知识产权组合，可以对一个离散的、可定义的创新清单进行以下评估：信息泄露的可能性、已经获得权限或离职人员、每项创新的信息被泄露的程度以及其他活动。这样就有了一个具体的基础来评估和应用实践，以保持保密性。
第二，对所有创新，特别是商业秘密创新执行保密协议（NDA）。虽然NDA可以通过防止过早泄露来帮助避免专利申请的破坏新颖性事件，但NDA对于商业秘密尤其重要。NDA尽力提供了证据进行保密，也提供了法律上可执行的承诺，防止各方泄露信息。
第三，执行有关知识产权所有权的协议。无论对任何特定的创新采取何种策略，诸如就业协议、许可证、服务/产品协议和其他协议，这其中可能总是包括一项规定，那就是将公司定义为所有知识产权的所有者，其中包括商业秘密和其他专有信息。与NDA一样，这类协议同样尽力提供了证据进行保密，也提供了法律上可执行的承诺，防止各方泄露信息。
总结
归根结底，所有关于知识产权战略的决定都是商业决定，我们可以考虑寻求的财务业绩，以及哪种形式的知识产权最能支持这些财务业绩。所以，知识产权资产，无论是商业秘密、专利，还是两者，都可以用以支持商业战略。
来源：https://www.law.com/njlawjournal/2023/04/17/patents-and-trade-secrets-a-dual-strategy-for-protecting-innovations/