美国专利局更新审判实践指南

美国专利局更新审判实践指南

20128月,美国专利局首次发布《审理实践指南》(《2012年实践指南》),同时发布实施了《美国发明法案(“AIA”)审判规则》,内容针对双方再审程序、授权后复审、商业方法审查和调查程序。《2012年实践指南》旨在向当前新审判程序的受众通报标准实践,并在不同的专利审判和上诉委员会(PTAB)委员会之间建立程序的一致性。《2012年实践指南》在很大程度上展示了专利局对已存在争议程序所采取的做法。

虽然《2012年实践指南》似乎已达到向各利益相关方提供信息的预期目的,但近六年的AIA审判程序经验突显了《2012AIA审判程序实践指南》应用中的一些不足之处。因此,美国专利局着手对《实践指南》一系列计划的更新,第一次更新已于20188月发布。20188月的《实践指南》更新旨在使《实践指南》符合专利局当前关于最佳实践的观点。重要的是,这些更新并不是笼统地反映新的做法,而汇集了PTAB裁判中确定常见争议程序问题的分析。

2018年八月《审判实践指南》的更新内容包括:

  • 关于专家证词使用(第I.G.部分)——本次更新反映了采用专家证词在AIA审判程序中的重要性。在AIA审判中,专家证词往往是重要事实问题的最佳证据,有时也是唯一证据。该更新突出了PTAB在解决有关专家资格、证词形式、证词范围以及如何采用证词的争议时通常引用的案例、规则和法规。 它进一步说明了PTAB在提交专家证词方面给予广泛自由的做法,而且这种证词的反驳通常应该针对证词的重要性而不是其可受理性。
  • 关于字数和页数限制的现有规则(第II.A.3节)——本次更新反映了AIA审判程序中大多数主要报告的字数限制(而非页数限制)的现行做法。也许在这次更新中,最重要的是提醒相关人员,PTAB更喜欢基于证据证明的事实之上的简要陈述。由于PTAB精通专利法,因此当事方不应在解释一般法律原则上花费文字/页面,除非与案件事实有关的法律存在特定争议。
  • 确定进行审判时考虑的各种非排他性因素(第II.D.2节)。本次更新解决了同一专利的多个诉讼程序对所有专利人的潜在骚扰。这一更新呼应了PTAB通过先例和指导裁决发布的基于因子的测试,还提供了PTAB委员会在解决这些情况时通常引用的法规、规则和其他法院判决的参考。这些裁决可以减少同一申请人针对同一专利启动多项AIA审判程序,或不同申请人能够启动多项涉及相同问题的独立AIA审判的情况,从而减少专利所有人可能不得不进行辩护的AIA审判数量。
  • 对案件要点进行再答辩的权利(第II.I.部分)——以前PTAB委员会没有关于何时接受或拒绝再答辩请求的明确指导。如今再答辩请求通常会被允许,这对于给予专利权人在审查意见中的最后决定权(或上诉人对修订动议的最后决定权)具有重要的实质性影响。
  • 待排除的动议与待删除的动议之间的区别以及每种动议的合理使用(第II.K.节)——本次更新强调,在大多数情况下,PTAB将在口头听证会后决定排除或删除动议,以免在这些动议中提出的问题可能没有实际意义。
    但是,如果这些动议不太可能无意义,或可能在听证会上对一方造成重大偏见,那么PTAB可能会考虑在听证会之前作出裁定。
  • PTAB口头审理的程序,包括现场证词的使用、原告第三次答辩中的举证和审理的预设时间,以及召开审前会议并尽早提出解决方案(第II.M节) —— 《实践指南》更新的最后部分允许专利所有人在口头听证会上要求最后答辩,这与给予专利所有人对案件要点再答辩的权利一致。本次更新还允许PTAB委员会在PTA小组希望在审前会议解决的特定问题上提供指导。鉴于分配给口头听证会的时间有限,本指南可以帮助各方从委员会的角度确定他们对关键问题的论证。

丁培,卢欣宇编译自:Patent Office Updates the Trial Practice Guide http://www.ipwatchdog.com/2018/09/26/trial-practice-guide-update-2018/id=101438/

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